Non-harmful to novelty disclosure of an invention caused by evident abuse

Streszcz. ang. s. 185-186

Ustawą z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1.12.2015 r., zmieniono art. 25 ustawy z 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej, dodając ustęp 5 w brzmieniu „przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego”. W ten sposób, jako nieszkodzące nowości w okresie sześciu miesięcy przed zgłoszeniem wynalazku do opatentowania uznano jego ujawnienie, o ile miało ono miejsce w wyniku oczywistego nadużycia. Tego rodzaju ujawnienie nie powoduje, że przedmiot ujawnienia staje się częścią stanu techniki. Rolą Urzędu Patentowego RP w trakcie badania nowości zgłoszonego do opatentowania wynalazku będzie więc przyjęcie swoistej fikcji i założenie, że do ujawienia nie doszło. Zastosowanie art. 25 ust. 5 p.w.p. powoduje, że jedno określone ujawnienie jest pomijane przy badaniu zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku, nie ma to natomiast wpływu na inne zdarzenia, które miały miejsce w okresie pomiędzy ujawnieniem a datą zgłoszenia (co odróżnia tę instytucję od pierwszeństwa uprzedniego). Autor proponuje by tak samo traktować ujawnienie częściowe, o ile mogłoby ono zaszkodzić ocenie poziomu wynalazczego. Opisywana zmiana jest kolejnym krokiem w kierunku zbliżenia regulacji polskiego prawa patentowego do przepisów konwencji z 5.10.1973 r. o udzielaniu patentów europejskich, co przemawia za wykładnią nowego przepisu w zgodzie z wykładnią dokonywaną przez Europejski Urząd Patentowy. Przedmiotem analizy była także regulacja intertemporalna, ustawy z 24.07.2015 r., z której wynika, że za nieszkodzące nowości uznać można tylko takie ujawnienie, które miało miejsce nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie patentu, o ile wniosek ten złożono nie wcześniej niż 1.12.2015 r. i niezależnie od tego, czy powołano się w nim na pierwszeństwo sprzed tej daty. Okoliczność, że do ujawnienia wynalazku doszło w wyniku oczywistego nadużycia powinna być brana pod uwagę przez Urząd Patentowy RP z urzędu na każdym etapie postępowania, w praktyce jednak potrzebna będzie inicjatywa zgłaszającego, gdyż okoliczności świadczące o oczywistym nadużyciu nie są znane urzędowi. Powołanie się na tę okoliczność dopiero w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest ograniczone z uwagi na niemożliwość przeprowadzenia dowodów innych niż z dokumentu. Przedmiotem opracowania jest interpretacja pojęcia „oczywiste nadużycie”, ale także określenie, kiedy można je uznać za wymierzone „w stosunku do twórcy”, jak również zasady obliczania terminów. Autor analizuje prawo europejskie i zagraniczne, w szczególności wskazuje na różnice w interpretacji przedstawionych pojęć w prawie niemieckim i europejskim. Pojęcie oczywistego nadużycia nalży rozumieć w ten sposób, że osoba, która dokonała ujawnienia wynalazku działała, bez zgody uprawnionego, w bezpośrednim zamiarze (w celu) wyrządzenia szkody, albo przynajmniej miała rzeczywistą lub dorozumianą wiedzę, że nie jest uprawniona do ujawnienia wynalazku i że ujawnienie wynalazku wyrządzi lub będzie mogło wyrządzić szkodę zgłaszającemu albo mając świadomość naruszenia obowiązku zachowania wynalazku w poufności, takiego naruszenia się dopuściła . Samo działanie bez wyraźnej zgody uprawnionego nie jest jednak wystarczające by przyznać mu charakter oczywistego nadużycia. Nadużycie powiązane powinno być w rzeczywistości z konkretnym wynalazkiem, a nie z podmiotem praw do tego wynalazku, jedynie z tym ograniczeniem, że sprawca nadużycie nie może go popełnić w stosunku do siebie samego. Takie, niejako „przedmiotowe” powiązanie powinno być jednak odnoszone do „tego” konkretnego wynalazku, a nie „takiego“ wynalazku. Dla uznania ujawnienia wynalazku za nieszkodzące nowości do jego zgłoszenia musi dojść nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty ujawnienia. Termin sześciomiesięczny jest terminem dla dokonania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP, aby doszło do zachowania terminu przewidzianego w art. 25 ust. 5 p.w.p. przed jego upływem, konieczne jest dokonanie zgłoszenia spełniającego wymogi minimalne przewidziane w art. 31 ust. 3 p.w.p Data pierwszeństwa, jeśli na takowe powołuje się zgłaszający, pozostaje bez znaczenia dla oceny dochowania terminu sześciomiesięcznego. W przypadku kiedy oczywiste nadużycie polega na zgłoszeniu do opatentowania wynalazku przez nieuprawnionego, za datę ujawnienia należy uważać datę publikacji dokonanej w procedurze badania zgłoszenia przez urząd patentowy. Od tej daty swój bieg rozpocznie termin sześciomiesięczny. Data dokonania zgłoszenia przez nieuprawnionego oraz data pierwszeństwa uprzedniego, z którego to zgłoszenie korzysta pozostają bez znaczenia.

The Act of 24 July 2015 on Amendments to the Act – Industrial Property Law and Other Acts, which entered into force on 1 December 2015, changed Art. 25 of the Act of 30 June 2000 – Industrial Property Law [IPLA] by adding new paragraph 5 stating that ‘paragraphs 1 and 2 do not exclude a possibility of granting a patent for an invention if it had been disclosed no more than 6 months before the application day and was caused by an evident abuse concerning the applicant or his legal predecessor’. Therefore, revealing an invention in the timeframe of 6 months before the patent application is filed is no longer considered a disadvantage, as long as it was caused by evident abuse. Such a disclosure no longer causes its object to become a part of technological state. The role of the Patent Office of the Republic of Poland in the process of investigating the novelty of an invention is going to be to assume a somewhat fictional state of non-disclosure of the invention. Applying Art. 25(5) IPLA leads to omitting an instance of a singular disclosure of an invention during the process of investigating patentability, at the same time it has no influence on other events which occurred between disclosure and application dates (which makes it different from priority). The author suggests that partial disclosure should be treated in the same way if it could harm the assessment of the inventive step. The statutory amendment described here is yet another step towards bringing the Polish patent law closer to regulations of the Convention on the Grant of European Patents, which is an argument for interpreting the Polish law in accordance with the interpretations of the European Patent Office. The subject of this analysis is also the intertemporal regulation of the amending act of 24 June 2015, according to which only a disclosure which occurred no earlier than 6 months before the filing of the patent application can be treated as non-harmful to the novelty assessment, as long as the application was filed not earlier than on 1 December 2015, regardless of whether it referred to priority which occurred before that date. Nevertheless, the fact that an invention disclosure was caused by evident abuse should always be taken into account by the Patent Office of the Republic of Poland at each stage of the proceedings. However, in practice it requires the applicant’s initiative, since such circumstances relating to evident abuse are not known to the Office. The possibility of referring to that fact during the proceedings before an administrative court is limited, because no evidence except documents is admissible at that stage. Another subject of this research paper is an analysis of the term ‘evident abuse’ and also an attempt to illustrate when it can be interpreted as ‘aimed against the applicant’, as well as rules on calculating the time periods. The author analyses European and foreign law, specifically concentrating on the differences in the interpretations of these definitions in German and European law. The term ‘evident abuse’ should be understood as meaning that the person who disclosed an invention acted without the entitled person’s consent and with a direct intent to cause harm, or at least had actual or constructive knowledge that he/she was not authorized to disclose the invention and that its disclosure would or could cause harm to the applicant or, recognizing that he/she failed in the obligation to keep the invention secret, he/she did so nonetheless. But just acting without the express consent of the entitled person is not enough to consider it evident abuse. Abuse has to be connected with a specific invention and not the holder of the rights in that invention, with the restriction that the abuser cannot inflict it upon him/herself. Such an ‘objective’ connection needs to relate to ‘the’ specific invention and not ‘an’ invention. In order to assess the disclosure as non-harmful to the feature of novelty, it needs to occur no more than 6 months prior to the application date. This time limitation defined in Art. 25(5) IPLA is a substantive law time limitation of preclusive nature in such a meaning that once it has passed it would no longer be possible to declare evidently abusive disclosure as non-harmful to novelty. This six months’ time limit starts running on the disclosure date, so when the invention would have become a part of technological state, were it not disclosed due to evident abuse. The occurrence itself qualified by evident abuse can happen prior to the disclosure moment and in some cases can last longer than disclosure. The six-month deadline is a time limit for filing an application before the Patent Office of Republic of Poland; in order to prevent expiration of the time limit provided for in Art. 25(5) IPLA it is necessary to fulfill minimal application requirements as specified in Art. 31(3) IPLA. The priority date, if invoked by the applicant, is of no importance to the assessment of meeting the six-month deadline. If the evident abuse consists in an unauthorized person filing an application, the date of the publication during the assessment procedure conducted by the patent office should be treated as the date of disclosure, i.e. the first day of the six-month deadline. The date of filing the wrongful application and the priority date on which such an application is based are irrelevant. When counting the time limit it is necessary to use the rules specified in the Civil Code. In consequence, according to the author, it is possible to adequately apply Art. 115 CC, therefore if the last day of the six-month deadline is an official holiday, the deadline expires on the following day.