Repeal of the graphical representability requirement in trade mark law

Przedstawienie znaku stanowi nieodłączną część definicji znaku towarowego. Pełni ono ważną rolę nie tylko podczas rozpatrywania zgłoszenia znaku do ochrony, ale także w czasie wykorzystywania go w obrocie. Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-273-00 Sieckmann, obowiązujący do niedawna warunek prezentacji w sposób graficzny, oznacza konieczność przedstawienia znaku za pomocą linii, obrazów, kształtów, tak aby prezentacja była jasna, precyzyjna, kompletna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna. Jego funkcją było umożliwienie wizualnego przedstawienia znaku w celu precyzyjnej identyfikacji przedmiotu ochrony. W praktyce spełnienie wymogu graficznej przedstawialności przez znaki konwencjonalne nie sprawiało większych trudności, podczas gdy prezentacja większości niekonwencjonalnych znaków towarowych była praktycznie niemożliwa. Postanowienia zawarte w wyroku w sprawie Sieckmann stały się punktem odniesienia dla późniejszych wyroków Trybunału oraz rozstrzygnięć innych sądów i urzędów ds. własności intelektualnej. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że warunek graficznej przedstawialności może zostać spełniony przez niekonwencjonalne znaki, takie jak: znaki w postaci koloru per se lub ich kompozycji oraz znaki dźwiękowe. Uznał jednak, że nie ma sposobu na to, aby przedstawić znaki zapachowe czy smakowe w sposób zgodny z postanowieniami zawartymi w wyroku w sprawie Sieckmann (w praktyce dotyczyło to także znaków dotykowych). W związku z potrzebą unowocześnienia systemów rejestacji państwach członkowskich, w UE przeprowadzono reformę prawa znaków towarowych. Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie wymogu graficznej prezentacji i zastąpienie go koniecznością przedstawienia znaku w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. Od tej pory możliwa jest prezentacja znaku w każdej formie, także za pomocą dostępnej technologii, o ile jest ona zgodna z tzw. siedmioma wymogami Sieckmanna. Mimo zniesienia warunku graficznej prezentacji, kryteria te pozostają zatem nadal aktualne. Rozwiązania przyjęte w przepisach UE, dotyczące relewantnych sposobów przedstawienia znaków są w dużej mierze odzwierciedleniem postanowień zawartych w orzecznictwie TSUE. Zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, możliwa jest prezentacja takich znaków niekonwencjonalnych, jak m. in. znaki w postaci koloru per se lub ich kompozycji, znaków dźwiękowych oraz znaków multimedialnych. Przepisy te nie przewidują jednak właściwych sposobów przedstawienia w stosunku do znaków zapachowych, smakowych, czy dotykowych. Przede wszystkim, obecnie brak jest środków technologicznych pozwalających na ich prezentację w sposób obiektywny. Reforma prawa znaków towarowych UE nie wprowadziła zatem rewolucyjnych rozwiązań pozwalających na objęcie ochroną niekonwencjonalnych niewidzialnych znaków towarowych. Dzięki wprowadzeniu możliwości prezentacji znaków z wykorzystaniem nowej technologii, za jej sprawą została utworzona jednak nowa kategoria znaków – znaki multimedialne. Polskie przepisy dotyczące przedstawienia znaków towarowych wymagają nowelizacji, ponieważ definiują sposoby przedstawienia znaków przez pryzmat nieaktualnego już wymogu graficznej przedstawialności.

Representation of mark is inseparable part of trade mark definition. It plays an important role not only during examination of trade mark application but also when it is used in course of trade. According to the judgment of CJEU in case 273/00 Sieckmann, the graphical representability requirement, which was in force until recently, means that trade mark must be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters and the representation itself must be clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. Its function was to enable the sign to be represented visually and precisely identified. In practice fulfilling the requirements of graphical representability through conventional signs did not cause greater problems, while the presentation of the majority of non-conventional trademarks was practically impossible. For this reason obtaining registration for them was impossible. Theses of the sentences of Sieckmann case was repeated in subsequent judgments of courts and offices for intellectual property. The CJEU stated that this requirement can be met by such non-conventional signs as colour per se, combination of colours per se or sound. However, the Court ruled that there are no ways to represent olfactory and taste marks in a manner consistent with the so-called Sieckmann criteria (in practice it also applies to tactile marks). Due to the need to modernize trademark registration systems in the Member States, a reform of trademark law has been carried out in the EU. One of the most important changes is repeal of the graphical representability requirement. It was replaced with the new requirement which means that sign must be capable of being represented on the register in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor. Currently, it is possible to represent a sign in any appropriate form, also using generally available technology, provided that it satisfies seven Sieckmann's criteria. Despite the abolition of the graphical requirement of presentation, these criteria retain their validity. The solutions adopted in the EU regulations on relevant ways of representing trade marks are a reflection of the theses contained in the CJEU jurisprudence. Under current EU law, it is possible to represent the sings in the form of colour per se or their composition, sound signs and multimedia signs. However, in the light of these provisions it is not possible to present smell, taste and tactile signs. Above all, current state of technology does not make possible to represent these types of marks in manner that allow perceive them objectively. Therefore, the reform of EU trade mark law has not introduced revolutionary solutions allowing the protection of non-conventional invisible trade marks. However, thanks to the introduction of the possibility of representing signs using new technology, it created a new category – multimedia trade marks,. Polish provisions regarding to the representation of trade marks require revision, because they define ways of representing based on the outdated requirement of graphical representation.